En los últimos años, ha habido un intenso debate sobre la comercialización de perfumes equivalentes en su olor a los de marcas notorias o renombradas.
Una sentencia reciente, de 14 de enero de 2015, resuelve determinados aspectos respecto a los hechos que en ella se describen. Los demandantes, titulares de marcas de perfumes que la propia sentencia declara notorias, consideran que infringen sus marcas registradas:
- La existencia de listados de equivalencias.
- Frases consignadas en los productos, tales como "Si te gustó ... [marca notoria], prueba ... [perfume equivalente]".
Los listados de equivalencia son listados de perfumes que el fabricante de los mismos facilita a su distribuidor para que sepa cuál es la fragancia y marca propia asociada a la marca notoria.
En este caso, los demandados alegaron que estos listados de equivalencias eran de uso interno, entre el fabricante y el distribuidor, pero no están expuestos en las tiendas ni se facilitan a los consumidores, por lo que no trascienden al mercado.
En la sentencia, el Juzgado entiende, con apoyo en varias conocidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que "el uso en el tráfico económico debe entenderse como aquel que se realiza en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y al margen de la esfera privada", por lo que concluye que, teniendo los demandados evidente ánimo de lucro y al margen de la esfera privada, estos listados de equivalencias no lleguen al consumidor final. En todo caso, en la sentencia se hace alusión a informes de detectives privados que acreditaban que en ocasiones se facilitaban o exhibían estos listados de equivalencias a los propios clientes.
En cuanto a las frases en que se citan las dos marcas, los demandados alegaron las limitaciones del derecho de marca, y en especial la necesidad de citar la marca notoria con fines "descriptivos". Sin embargo, la sentencia concluye que, aun siendo conveniente incluir una referencia sobre la equivalencia a fin de que el consumidor pueda elegir el perfume que desee sin llegar a probarlo, ello no implica que sea necesario, pues existen otras formas de comercializar el producto sin necesidad de referirse a una marca notoria ajena.
Asimismo, la sentencia afirma que, aunque decir que un producto se parece a otro tiene naturaleza descriptiva, "penetra en el ámbito del aprovechamiento del prestigio, notoriedad y calidad" de la marca para que el producto equivalente sea más competitivo, ya que al citar la marca notoria se le hace ver al consumidor que está eligiendo un aroma que ha sido seleccionado por los diseñadores de las marcas más prestigiosas.
Por ello, la sentencia considera que existe infracción de dichas marcas y condena a los demandados al cese en el uso tanto de los listados de equivalencia, como de las frases alusivas a las marcas notorias. Considera que, a pesar de que no hay riesgo de confusión, el consumidor, al contemplar el uso que hacen los demandados, efectuará un vínculo entre dicho uso y los perfumes de las marcas notorias, lo cual unido al aprovechamiento indebido de la reputación de dichas marcas que ello supone, produce como consecuencia la infracción del artículo 9.1 c) del Reglamento de la Marca Comunitaria, 207/2009. Asimismo, también se condena a los demandados por infracción del artículo 9.1. a), es decir, identidad de marcas y de productos, y por competencia desleal.
Cuando se contacta con una agencia de detectives privados para la elaboración de un informe patrimonial, el papel de los investigadores privados no se ciñe estrictamente a la búsqueda de bienes en determinados Registros Públicos como podría parecer a priori, sino que en ese momento comienza una compleja investigación, organizada y estructurada en diferentes etapas, orientada especialmente a descubrir circunstancias tales como propiedades o empresas de las que se obtienen beneficios y permanecen ocultas intencionadamente, la identificación de posibles testaferros o la obtención de evidencias claras a partir de las cuales es posible estimar el nivel económico de la persona en cuestión.
